1. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022);

– Nghị định số 65/2023/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Nghị định số 99/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP quy định về việc xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;

2. Rủi ro khi nhượng quyền thương mại khi nhãn hiệu của bên nhượng quyền chưa được bảo hộ

Khái niệm nhượng quyền thương mại được quy định tại Điều 284 Luật Thương mại năm 2005 như sau: 

“Điều 284. Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”

Có thể thấy việc kinh doanh của bên nhận nhượng quyền sẽ được bên nhượng quyền quy định, gắn liền với nhãn hiệu hàng hóa của bên nhượng quyền. Nhãn hiệu là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (căn cứ theo Khoản 16 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005). Nhãn hiệu được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ và chỉ có hiệu lực khi được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bên nhượng quyền phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền (căn cứ theo Khoản 4 Điều 287 Luật Thương mại năm 2005). Nghĩa vụ này bao gồm:

– Bảo đảm rằng bên nhượng quyền là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu nhượng quyền;

– Bảo đảm rằng nhãn hiệu nhượng quyền không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác;

– Bảo đảm rằng nhãn hiệu nhượng quyền không bị cấm đăng ký hoặc sử dụng.

Nếu bên nhượng quyền không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nhượng quyền, bên nhận nhượng quyền có quyền:

– Yêu cầu bên nhượng quyền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm;

– Yêu cầu bên nhượng quyền bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo đảm gây ra.

Việc ký hợp đồng nhượng quyền thương mại mà không bảo hộ nhãn hiệu là không được phép do nhãn hiệu không được bảo hộ đồng nghĩa với việc không được pháp luật công nhận quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, bên nhận nhượng quyền không có quyền sử dụng nhãn hiệu một cách hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp: (i) Bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền thỏa thuận cho phép sử dụng nhãn hiệu không được bảo hộ, tuy nhiên, thỏa thuận này không có giá trị pháp lý và bên nhận nhượng quyền vẫn có thể bị kiện bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp; (ii) Nhãn hiệu đang trong quá trình đăng ký bảo hộ, trong trường hợp này, bên nhận nhượng quyền có thể sử dụng nhãn hiệu sau khi nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Việc không bảo hộ nhãn hiệu khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể dẫn đến: (i) Bên nhận nhượng quyền có thể bị kiện và phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp; (ii) Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể bị vô hiệu; (iii) Bên nhận nhượng quyền có thể bị mất uy tín và khách hàng.

Trong trường hợp có vấn đề chưa rõ hay cần trao đổi thêm, vui lòng cho chúng tôi được biết!